Dorian Guiu, responsable du département juridique, associé du cabinet Guiu – JurisPatent, (spécialisé en conseil en propriété industrielle) et Marie Pusel, Conseil en propriété industrielle.
Attendue depuis de nombreux mois, l’Ordonnance du 13 novembre 2019, complétée par le Décret n° 2019-1316 du 10 décembre 2009, est venue transposer la Directive européenne du 16 décembre 2015 et modifie ainsi en profondeur notre droit national.
Outre l’objectif d’harmonisation des législations, cette réforme d’importance vise à moderniser les dispositifs de défense et à désengorger le Registre des Marques, grâce à une « déjudiciarisation » de certaines actions, qui deviendront moins onéreuses et plus rapides. La réforme modifie également les conditions d’obtention de la marque et tend à créer un meilleur équilibre entre les prérogatives (importantes) du titulaire de la marque et la protection des tiers en renforçant les exigences d’usage. Attention, la plupart des nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 11 décembre 2019 ! La réforme comprend notamment les dispositions suivantes :
ASSOUPLISSEMENT DE L’EXIGENCE DE REPRESENTATION GRAPHIQUE
La loi ancienne exigeait que le signe déposé soit « susceptible d’une représentation graphique ». L’assouplissement de cette condition facilitera les dépôts en France de signes non traditionnels, comme les marques sonores, les marques dites de mouvement ou encore les marques multimédia (comme un jingle), pourvu que leur représentation permette à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. En pratique, ces dépôts pourront être effectués via des fichiers électroniques (JPEG, MP3, MP4). Mais l’enregistrement de ces « nouvelles » marques restera compliqué, compte tenu des autres conditions de validité de la marque. Quant à la portée de protection de ce type de marque, c’est à ce jour l’incertitude qui domine !
MODIFICATION DU BAREME DE TAXES
Alors qu’il existait jusqu’à présent un forfait de taxes pour un dépôt de 1 à 3 classes, un nouveau barème est adopté. Dorénavant, la désignation de chaque classe (dès la première) entraînera le paiement d’une redevance.
L’objectif de cette modification, qui mérite d’être saluée, est de ne pas inciter à la désignation automatique de 3 classes mais de privilégier un dépôt visant uniquement les produits et/ou services d’intérêt, et ce afin de limiter l’engorgement du Registre et donc la présence de marques constituant des obstacles artificiels à d’autres projets de marque.
DURCISSEMENT DES CONDITIONS D’OBTENTION DE LA MARQUE
Élargissement des motifs de refus à l’enregistrement
Outre le rejet des signes susceptibles de tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services, et des signes contraires à l’ordre public, l’Ordonnance prévoit que les signes portant atteinte à une indication géographique, une appellation d’origine (AOP/AOC) ou une variété végétale ne pourront plus être enregistrés et pourront être rejetés par l’INPI. Il en va de même des dépôts de marque effectués de mauvaise foi, ce qui devrait faciliter à l’avenir la sanction d’un dépôt opéré de manière déloyale.
Élargissement des droits antérieurs invocables dans le cadre d’une procédure d’opposition
La liste des droits qui peuvent être invoqués à l’appui d’une procédure d’opposition devant l’INPI est considérablement élargie par la réforme.
Une opposition pourra désormais être fondée sur une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, mais aussi sur le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou encore sur le nom d’une entité publique.
Par ailleurs, une marque renommée pourra servir de fondement à une opposition alors que jusqu’à présent, une telle marque (qui permet de s’attaquer, sous certaines conditions, à une marque qui désignerait des produits/services différents !) ne pouvait être invoquée que devant un tribunal dans le cadre d’une procédure spécifique.
Il convient également de relever que plusieurs droits antérieurs pourront être invoqués dans une même opposition ; il ne sera donc plus nécessaire de multiplier les procédures.
L’ensemble de ces droits pourront également servir de base aux nouvelles actions en nullité (voir infra).
Le renforcement de ces actions visant à contester les demandes de marques rend donc les recherches de disponibilité d’autant plus recommandées !
MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE LA PROCEDURE D’OPPOSITION
Si le délai de deux mois à compter de la publication de la demande de marque litigieuse est maintenu pour former opposition, il ne sera plus nécessaire de fournir la totalité des éléments et argumentaires le jour de ce délai, à l’instar de la procédure devant l’Office des marques de l’Union européenne (EUIPO). L’opposant disposera en effet d’une durée d’un mois pour compléter son opposition. Même si ce délai est court, cela peut être utile en pratique, notamment dans le cadre d’une négociation d’un accord amiable.
Chaque partie pourra échanger jusqu’à trois jeux de mémoires, contre deux actuellement, ce qui doit être salué. A l’issue de la procédure écrite, l’audition par les services de l’INPI de chacune des parties demeure possible, même si elle est (et restera certainement) très rare, en pratique.
MISE EN PLACE D’UNE ACTION EN NULLITE DEVANT L’INPI (entrée en vigueur au 1er avril 2020)
Désormais, les actions en nullité, fondées soit sur le non-respect des conditions de fond que le signe doit remplir pour être admis à titre de marque (par exemple si le signe est descriptif ou trompeur), soit sur l’existence de droits antérieurs, seront, à titre principal, de la compétence de l’INPI. Jusqu’à présent, ces actions ne pouvaient être portées que devant un tribunal.
La procédure en nullité sera donc nécessairement plus simple, plus rapide et moins coûteuse, de sorte que ce type d’action – qui va devenir une arme utile au plan stratégique – deviendra nécessairement plus fréquent.
LE ROLE CRUCIAL DE L’USAGE DE LA MARQUE DANS LA REFORME
Dans le cadre de l’opposition devant l’INPI, l’appréciation de l’usage sérieux de la marque opposée sera réalisée selon des exigences accrues, car le contrôle s’effectuera sur la totalité des produits et/ou services servant de base à l’opposition, et non plus seulement sur au moins un de ces produits et services. Cette nouvelle règle pourra déterminer l’issue du litige et constituera un paramètre majeur dans la détermination de la stratégie d’opposition.
Par ailleurs, une action en déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux de la marque pourra – dès le 1er avril 2020 – être engagée devant l’INPI, alors que jusqu’à présent, une telle action ne pouvait être engagée que devant un tribunal, encourageant par-là même le recours à ce type de procédures, qui va devenir moins onéreuse et plus rapide.
Enfin, dans le cadre d’une action en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion ou d’une action en contrefaçon, le demandeur devra être en mesure de démontrer que sa marque faisait l’objet d’un usage sérieux lorsque la marque litigieuse a été déposée et non plus seulement au moment de l’action. Cette « double preuve » de l’usage sérieux constituera un point essentiel à prendre en compte dans les études de faisabilité, qu’il sera d’autant plus conseillé d’effectuer avant d’introduire les actions précitées.
L’exploitation sérieuse de la marque et la conservation de la preuve de cet usage deviennent ainsi des enjeux cruciaux de la stratégie des titulaires de marques.
Compte tenu de l’importance de ces nouvelles dispositions et de leur incidence sur les stratégies de protection et de défense, il est particulièrement recommandé aux entreprises de se faire assister par un Conseil en Propriété Industrielle spécialisé en droit des marques !
